Для запрета использования зарегистрированного за собой индивидуального обозначения, адвокату по товарным знакам необходимо в суде подтвердить, что используемый нарушителем знак является одинаковым или сходным до степени смешения в представлении потребителя с обозначением правообладателя, то есть доказать:

1. Факт использования;
2. Факт сходства.

Факт использования подтверждается юристом — кассовыми или товарными чеками, свидетельствующими о приобретении товара, на котором изображен схожий или похожий товарный знак; самими товарами с нанесенными на них ТЗ; фотографиями, зафиксировавшими покупку контрафактного товара, протоколами осмотра сайтов, составленными и заверенными нотариусом, предписанием антимонопольной службы, показаниями свидетеля, в том числе заверенными нотариально, видеозаписью.

При этом видеозапись, произведенная скрытой камерой без разрешения, также является допустимым доказательством по данной категории дел.

Как юристу подтвердить сходство?

Для подтверждения сходства до степени смешения адвокатом по товарным знакам могут быть использованы такие доказательства как:

• заключение лингвистической экспертизы;
• заключение патентного поверенного;
• опрос общественного мнения, например, проводимый ВЦИОМ и предоставленный адвокатом в суд, по вопросу о том, ассоциируются ли обозначения как схожие между собой.

При этом, суды не принимают во внимание опрос людей по вопросу о том, отличаются ли индивидуальные знаки друг тот друга, поскольку, являясь схожими, они действительно отличаются, а значение имеет не наличие отличий, а имеется ли сходство между ними.

Сходство обозначений должно быть связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

При этом, сходство может быть:

1. звуковым (фонетическим);
2. графическим (визуальным);
3. смысловым (семантическим).

При решении вопроса о сходстве важным является сразу возникающее впечатление. Несущественные отличия не влияют на общее их восприятие как схожих.

Наличие или отсутствие сходства юристу по интеллектуальным правам необходимо подтверждать, не надеясь на то, что судом будет проведена экспертиза, поскольку согласно судебной практике назначать ее не обязательно.

Для того, чтобы была установлена явная похожесть достаточно возможности смешения этих знаков в сознании потребителя. Заявителю и участвующему на его стороне адвокату не нужно доказывать, что такое смешение уже произошло.

Угроза смешения будет установлена, если одно индивидуальное обозначение воспринимается за другое либо же когда потребитель считает, что они используются для разных товаров, но от одного производителя.

Юридические услуги адвоката по товарным знакам по оспариванию решения Роспатента об отказе в регистрации.

Для того, чтобы сделать вывод о законности отказа Роспатента в регистрации юристу необходимо учитывать, что не все включенные в товарный знак элементы являются охраняемыми.

Например, к неохраняемым относятся те, которые характеризуют сам товар или вид деятельности, например, «мини АЗС» или «92» — для бензина.

В то же время оригинальные обозначения могут быть зарегистрированы только в том случае, когда наличие этих элементов не может ввести в заблуждение потребителей относительно товара либо его изготовителя.

Очевидна незаконность отказа Роспатента, когда оригинальные элементы товарного знака никем не используются. Однако, если Роспатент при проведении экспертизы установит, что аналогичный элемент уже используется другим предпринимателем, не зарегистрировавшем его, необходимо помимо закона учитывать содержание двух документов:

1. Информационного письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2008 № 10/37-510/23 «Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности» и
2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39.

Смысл этих документов заключается в том, что не допускается регистрация, если другим предпринимателем уже используется схожий с ним товарный знак, который ассоциируется у потребителя с конкретным производителем товара или лицом, выполняющим работы (оказывающим услуги).

При этом, для подтверждения такой ассоциации юристом по интеллектуальным правам должны быть предоставлены доказательства об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров).

Также, для вывода о введении в заблуждение потребителя использованием нового ТЗ необходимо учитывать наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей четкой ассоциации между товаром, маркированным соответствующим индивидуальным обозначением, и его предшествующим производителем (исполнителем), которым, например, является опрос общественного мнения.

При этом, наличие аналогичного или похожего символа в интернете, в том числе в доменном имени, в наименовании сайта, наличие дипломов на сайте организации с аналогичным знаком не может само по себе свидетельствовать о том, что в сознании потребителя конкретный товарный знак ассоциируется с другим производителем.

Все вышеизложенные обстоятельства должны учитываться адвокатом, осуществляющим ведение дела в рамках защиты интеллектуальной собственности доверителя.

По вопросам защиты Ваших прав в Арбитраже на товарный знак, патент, коммерческое обозначение, произведение и другие объекты интеллектуальной собственности обращайтесь к ведущим юристам данной практики по телефонам:

8(863)294-32-32 или +7(918)554-77-57